【要点】

《专利司法解释二》的第十六、第十七条被认为是促进外观设计专利侵权判定规则客观化的尝试，有利于划清外观设计专利权保护范围的边界，统一裁判尺度，但这也给各方特别是专利申请人、专利权人及其代理人提出更高的要求。另外，“变化状态产品”定义不清晰，一方面《专利审查指南》中关于“变化状态产品”的定义过于简洁，另一方面，现实中存在的产品千变万化。而从变化程度来看，有的产品是整体可变化，而有的产品仅是局部可变化，对这两种产品是否应当区别对待？从诉讼实践来看，外观设计专利侵权语境下的变化状态外观设计，似乎只取决于专利授权文本如何定义该产品，相关附图是“变化状态图”还是“参考图”。很多产品明明具有多种变化状态，但是只要专利文本没有明确限定其属于变化状态产品，就不被当作变化状态产品对待。很多产品明明仅仅是局部可变化，但是只要专利文本明确限定其属于变化状态产品，就被当作变化状态产品对待。

第一节 【相关法律】

法律规定

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十七条规定：

对于变化状态产品的外观设计专利，被诉侵权设计与变化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围；被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第九十二条规定：

对于变化状态产品的外观设计专利，其各种变化状态图均应纳入保护范围，被诉侵权设计与变化状态图所示的各种使用状态的外观设计均相同或者相近似的，应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。被诉侵权设计缺少部分使用状态的外观设计或者与其不相同也不相近似的，应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

参考图通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等，不能用于确定变化状态产品外观设计专利的保护范围。

《专利审查指南2010》第四部分第五章第5.1节规定：

变化状态产品，是指在销售和使用时呈现不同状态的产品。

对于对比设计而言，所述产品在不同状态下的外观设计均可用作与涉案专利进行比较的对象。对于涉案专利而言，应当以其使用状态所示的外观设计作为与对比设计进行比较的对象，其判断结论取决于对产品各种使用状态的外观设计的综合考虑。

法理

“整体观察，综合判断”的外观设计侵权判定原则存在边界模糊、自由裁量权大、判决可预测性较低的特点。《专利司法解释二》的指导思想是“坚持折中解释原则，强化权利要求的公示作用，增强专利权保护范围的确定性，为社会公众提供明确的法律预期，促进专利文件撰写水平的提高”[6]。这里虽然明确说的是发明和实用新型的权利要求，但《专利司法解释二》中也有不少涉及外观设计侵权判定的条款，这些条款同样受这一指导思想的支配。在这一指导思想下，《专利司法解释二》的第十六、第十七条被认为是促进外观设计专利侵权判定规则客观化的尝试，有利于划清专利权保护范围的边界，统一裁判尺度。但这也给各方特别是专利申请人、专利权人及其代理人提出更高的要求。

另外，“变化状态产品”定义还存在边界不清晰的问题，不仅前述《专利审查指南》中的定义过于简洁，还因为该定义本身的目的是为了说明适用专利法第23条进行时如何确定比对对象，并不是为了界定“变化状态产品”的内涵和外延。首先，销售和使用的界线就很模糊，而有些产品在货架上销售未组装时是一种状态，销售完毕组装之后，有的只能呈现一种状态，有的能够呈现多种状态，那么究竟前者属不属于变化状态产品？还有些柔性或者弹性材料制成的产品，如气球、服装等，其形状有很大的可塑性，是否也属于变化状态产品？从变化程度来看，不同变化状态产品，其变化程度也存在巨大差异，有的产品是整体可变化，而有的产品仅是局部可变化，对这两种产品是否应当区别对待？从诉讼实践来看，外观设计侵权语境下的变化状态外观设计，似乎只取决于专利授权文本如何定义该产品，相关附图属于“变化状态图”还是“参考图”。很多产品明明具有多种变化状态，但是只要专利文本没有明确限定其属于变化状态产品，就不被当作变化状态产品对待。很多产品明明仅仅是局部可变化，但是只要专利文本明确限定其属于变化状态产品，就被当作变化状态产品对待。

第二节【诉讼实践】

案情

原告厦门PS公司向南京市中级人民法院诉称，深圳TM公司侵犯其第ZL201530332284.X号外观设计专利权，请求判令停止侵权并赔偿损失。我们作为被告深圳TM公司的诉讼代理人参加诉讼，认为被诉产品与涉案专利相比，类别不同而且缺少变化状态，没有落入涉案外观设计专利的保护范围。南京中院采纳了我们的意见，于2019年02月21日做出第（2018）苏01民初448号民事判决，驳回原告厦门PS公司的全部诉讼请求。一审判决作出后，厦门PS公司提起上诉，江苏省高级人民法院于2019年09月10日做出第（2019）苏民终577号民事判决，驳回厦门PS公司的上诉。

涉案专利

名称：儿童太阳镜（PK2007），专利权人：PS公司，申请日：2015年08月31日，授权公告日：2016年04月06日。涉案专利简要说明这样记载“本外观设计产品属于一种遮阳设备，用于保护眼睛免受强光辐射等”。以下为涉案外观设计图片：

从外观设计图片来看，涉案专利保护的一种眼镜腿和面框均可折叠的儿童太阳镜。另外，涉案专利的《外观设计专利权评价报告》的结论是：“全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷”。

被诉产品

被诉产品包装袋显示产品名称为“偏光式3D眼镜”，包装袋上还有“此圆偏振3D眼镜不可当做太阳镜使用”的温馨提示，这与涉案专利所保护的“儿童太阳镜”并不相同。

被诉产品照片

办案思路

讲规则，由于《专利司法解释二》第十七条的规则非常明确，故只需强调规则，从被诉产品缺少变化状态进行抗辩。

由于本案中，除却变化状态这一特征之外，被诉产品与涉案专利有着非常高的近似度，按照通常的“整体观察，综合判断”方式，被告的诉讼存在风险。因此，应当积极举证及论证，增强法庭适用该条规定的信心。

法庭攻防

被告认为，被诉产品缺少涉案专利的变化状态，没有落入涉案专利的保护范围

涉案外观设计专利图片不仅包括主视图、仰视图、俯视图、后视图、左视图、右视图，还包括了使用状态下变化状态1、变化状态图2。对于变化状态外观设计而言，各种变化状态下的外观设计都应视为对外观设计专利的保护范围有限定作用。被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的，即未落入专利权的保护范围，不构成侵权。而涉案专利就是一个典型的变化状态产品外观设计专利，其镜腿可折叠，眼镜面框也可以折叠，但被诉产品镜腿和面框均不可折叠，被诉产品缺少涉案专利的变化状态1和变化状态2，按照相关司法解释的规定，被诉产品没有落入涉案专利的保护范围。

原告方则试图从多方面弱化涉案外观设计专利变化状态图对视觉效果的影响

原告认为，第一，原告方认为变化状态图不是该专利的设计要点。第二，涉案外观设计专利的变化状态图呈现的是技术功能决定的设计特征，不应纳入侵权比对范围。第三，被控侵权产品完全再现了涉案外观设计专利模仿小兔牙这一具有独创性的设计。第四，眼镜打开状态才是使用状态，而折叠状态则不属于使用状态。

显然，原告方试图以“整体观察、综合判断”模糊性对抗《专利司法解释二》第十七条的明确性。虽然“整体观察，综合判断”是《专利司法解释一》确定的侵权判定原则，存在模糊空间，但其与《专利司法解释二》法律位阶相同，而且《专利司法解释二》更新。另外，《专利司法解释二》第十七条是针对变化状态这类特殊产品的条款，和“整体观察，综合判断”原则相比，是特殊和一般的关系，因此，本案应当优先适用《专利司法解释二》第十七条的规定。

最终，二审法院认为，涉案外观设计专利中的两变化状态图仍应纳入比对范围。并认为，璞尚公司申请涉案外观设计专利时增加了两变化状态图，  虽然使得涉案外观设计专利的保护范围变小，但是同时也使得该 外观设计专利的稳定性增强，因此从维护专利的公示性、确定性角度出发，在进行侵权比对时， 一审法院依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十七条的规定，认定被控侵权产品未落入涉案外观设计专利的保护范围，并无不当，应予维持^[2]。

案例启示

对于专利权人及其诉讼代理人而言，需要熟知侵权判定的各项规则，做好详细的诉前评估，对于相似度较高，但是按照法律规定又没有落入专利权保护范围的产品，慎重发起专利侵权之诉，或者从其他知识产权角度考虑维权的可行性。

对于专利申请人及专利代理师而言，应当特别注意准备高质量的专利申请文件，最大限度保护自己的智力成果。实际上，本案原告在专利申请时，如果处理得当，完全可以将以下四种设计方案均纳入专利权的保护范围：

设计1：面框和镜腿均不可折叠的太阳镜设计；

设计2：面框可折叠而镜腿不可折叠的太阳镜设计；

设计3：镜腿可折叠而面框不可折叠的太阳镜设计

设计4：面框和镜腿均可折叠的太阳镜设计。

因为按照专利法第三十一条第二款的规定，同一产品两项以上的相似外观设计，可以作为一件申请提出。因此，可以将面框和镜腿均不可折叠的设计作为基本设计1，将其余3项设计分别作为作为设计2、设计3及设计4，这样四项设计作为一件申请提出，这是最经济的方式。如果审查员提出单一性问题，再按照审查意见进行分案即可。当然，也可以将上述四项设计分别作为四件申请，于同一天提出申请，这样专利授权后就是四项外观设计专利。由于各个设计之间存在面框折叠或者镜腿折叠的区别，按照审查指南的规定，四项设计之间并不构成实质相同，也符合专利法第九条的规定。

第三节【类案观察】

案例1:（2016）粤民终1223号民事判决，“按摩椅”外观设计专利侵权纠纷案

二审法院认为，授权外观设计中(专利号为：ZL201230083951.1)的变化状态立体图没有腿脚按摩部，但从被诉侵权设计全部视图来看，均包含有腿部按摩部，因此，依据《专利司法解释二》第十七条的规定，被诉侵权设计依据未落入涉案专利权的保护范围。

案例2:（2017）川01民初1034号民事判决，“自助点餐结算台”外观设计侵权纠纷案

法院认为，被诉侵权产品与涉案专利（专利号为：ZL201630087653.8）相比，被诉侵权产品不具有涉案专利的使用状态图1（显示屏与地面平行）和使用状态图2（显示屏与地面垂直），结合其他设计特征的区别，被诉侵权产品未落入涉案专利保护范围。

案例3：(2016)京73民初219号民事判决，“玩具刀”外观设计侵权纠纷案

法院认为，被诉侵权产品与涉案专利（专利号为：ZL201030140981.2）相对比，涉案专利的使用状态图呈手枪造型，而被诉产品的刀柄不可折叠，被诉产品至少与涉案专利手枪造型的使用状态图既不相同也不近似，因此，被诉侵权产品并未落入涉案专利权的保护范围。

从上述三个案例来看，三个专利都被认为是属于变化状态外观设计，但从变化程度来看，案例1和案例2的变化更局限于局部，属于局部变化。而案例3的变化程度较大，从玩具刀变化成手枪造型，可认为属于整体变化。而前述儿童太阳镜外观设计变化程度更大，属于典型的整体变化。诉讼实践中，还有一些专利类似于案例2中点餐台，其变化的局部特性更加明显，仅产品的一个较小部件可以变化，对视觉效果影响较小。对于这类外观设计，专利申请人需要平衡专利权的保护范围和专利权稳定性，因为主张变化状态则意味着更小的保护范围，但更强的专利权稳定性。

参考资料：

1. （2018）苏01民初448号民事判决；

2. （2019）苏民终577号民事判决；

3. （2016）粤民终1223号民事判决；

4. （2017）川01民初1034号民事判决；

5.   (2016)京73民初219号民事判决；

6. 《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社，2016年版。

作者简介

左殿勇

德和衡（深圳）联席合伙人

左殿勇，律师、专利代理师，高级联席合伙人。广东省律协专利法律专业委员会委员，深圳市律协专利法律专业委员会“优秀委员”。专注于专利侵权诉讼和专利无效宣告案件，具有十七年的专利侵权诉讼及专利代理经验，代理过400余件专利诉讼案件和专利无效宣告案件。承办案件曾荣获2018年、2021年、2022年三个年度的“深圳律师知识产权领域十大典型案例”，另有案件入选中国法院年度50件典型知识产权案例，以及广东高院发布的服务创新驱动发展十大典型案例。

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